Реєстрація торговельної марки в іноземних державах

Головна
Реєстрація торговельної марки в іноземних державах

Реєстрація торговельної марки в іноземних державах

Охорону знака в інших країнах можна одержати двома шляхами.

По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію знака в країні подання.

По-друге, можна зареєструвати знак в іноземних державах згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколом до цієї угоди. У цьому випадку заявка із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати охорону, подається через УкрНОІВІ.

Пропонуємо скористатись системою електронного подання міжнародних заявок "Madrid e-Filing"

Процедура подання міжнародної заявки до УкрНОІВІ

Міжнародна заявка повинна містити такі документи:

супровідний лист;
заповнену та підписану заявником або його представником форму (ММ2) рекомендовану МБ ВОІВ;
зображення знака розміром 8х8 см;
документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1716 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 859 від 15.08.2023);
довіреність, якщо заявка подається і підписана представником;
заповнену та підписану форму ММ18 (у випадку зазначення США).

До міжнародної заявки може додаватись копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита, передбаченого статтею 8(2) Мадридської угоди, статтею 8(2) Протоколу, з урахуванням статті 8(7) Протоколу.

Міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці або базовій реєстрації.

Перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на момент подання міжнародної заявки редакції МКТП.

При цьому, наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у базовій заявці (базовій реєстрації), проте він не повинен містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку зазначених у базовій заявці (базовій реєстрації) товарів і/або послуг.

Ім’я або повне найменування, адреса місця проживання або місця знаходження заявника, адреса для листування, ім’я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Якщо заявником є юридична особа, то повне найменування та адреса місця знаходження заявника наводяться з повнотою і послідовністю відповідно до установчих документів, а транслітерація може бути замінена перекладом мовою міжнародної заявки.

Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на двох і більше базових заявках і/або базових реєстраціях за умови, що:

вони стосуються того ж самого знака;
заявником або власником відповідної базової заявки та/або базової реєстрації є та сама особа (особи), яка подає міжнародну заявку;
зазначені у міжнародній заявці товари і/або послуги охоплюються переліком товарів і/або послуг відповідних базових заявок та/або базових реєстрацій.

Право на подання міжнародної заявки має будь-яка фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам статті 1(3) Мадридської угоди або статті 2(1) Протоколу, а саме має в Україні справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або місце проживання, або громадянство.

Міжнародна заявка може бути подана двома чи більше заявниками спільно за умови, що усі вони є власниками відповідної базової реєстрації або заявниками відповідної базової заявки та кожен з них має право на подання міжнародної заявки.

Подання міжнародної заявки на ім’я одного із заявників (власників), зазначених у базовій заявці (реєстрації), не допускається.

Міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ:

(і) шляхом списання коштів з поточного рахунку, відкритого в Міжнародному бюро ВОІВ;
(іі) шляхом сплати на швейцарський поштовий чековий рахунок або на будь-який банківський рахунок Міжнародного бюро ВОІВ;
(ііі) кредитною картою, якщо, у випадку, коли зв'язок здійснюється через електронні засоби, як передбачено у Розділі 11 Адміністративної інструкції, Міжнародне бюро ВОІВ надало електронний інтерфейс для сплати в режимі он-лайн.

Міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації можна перерахувати на банківський рахунок Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ):

WIPO (World Intellectual Property Organization)
No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A
WIPO, chemin des Colombettes,
case postal 18, CH-1211
Genève 20
Switzerland

Обов`язково вказувати призначення платежу: "for international application of trademark based on national registration № ...." або "for international application of trademark based on national application № ...."

Порядок міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг

Після отримання необхідних документів УкрНОІВІ перевіряє та засвідчує, що:

зображення знака відповідає тому вигляду, в якому воно наведене у базовому (національному) свідоцтві або у базовій (національній) заявці;

найменування і адреса заявника у міжнародній заявці відповідають найменуванню і адресі власника базового (національного) свідоцтва або заявника базової (національної) заявки;

перелік товарів і/або послуг міжнародної заявки не виходить за межі переліку товарів і/або послуг базового (національного) свідоцтва або базової (національної) заявки.

Після цього міжнародна заявка на реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ.

Дата міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання міжнародної заявки УкрНОІВІ, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку протягом двох місяців від цієї дати.

Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.

Міжнародне Бюро ВОІВ проводить формальну експертизу заявки, реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака. Також Міжнародне Бюро ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 (в деяких випадках 18) місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.

Подальші дії з міжнародною реєстрацією

Після реєстрації знака в Міжнародному Реєстрі, міжнародну реєстрацію можна поширювати на інші країни Мадридської Системи. Для цього використовується заява на територіальне поширення міжнародної реєстрації знака за формою ММ4.

До заяви на територіальне поширення додаються:

довіреність на ведення справ заявника за міжнародною заявкою, якщо змінився представник;
копія документа, що підтверджує сплату збору за подання заяви на територіальне поширення міжнародної реєстрації знака;
може додаватися копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита за подання заявки на територіальне поширення міжнародної реєстрації знака.

До Міжнародного реєстру можуть бути внесені зміни щодо міжнародної реєстрації

зміна власника (форма ММ5);
обмеження переліку товарів і послуг (форма ММ6);
відмова від охорони у деяких зазначених країнах (форма ММ7);
повне або часткове анулювання міжнародної реєстрації (форма ММ8);
зміна імені/назви або адреси власника або, якщо власником є юридична особа, зміна (або внесення) запису про організаційно-правову форму власника (форма MM9);
зміна імені /та або адреси представника (форма ММ 10);
продовження терміну дії міжнародної реєстрації (форма ММ11);
призначення представника (форма ММ12) та інші.

Всі форми (крім ММ2) можна надсилати безпосередньо до МБ ВОІВ.

Залежність міжнародної реєстрації від базового знака

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п’яти років національний знак, раніше зареєстрований, або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національного знаку.

Перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку відповідно до статті 9quinquies Протоколу

Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу відносно усіх або частини товарів і послуг, дія якої поширювалась на територію України, може бути згідно зі статтею 9quinquies Протоколу перетворена в заявку на той самий знак.

Для перетворення міжнародної реєстрації в заявку на знак власником міжнародної реєстрації або його представником подається до УкрНОІВІ:

клопотання про перетворення міжнародної реєстрації в заявку на знак в довільній формі українською мовою;
заявка, що відповідає вимогам статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
відомості про те, що заявка є перетвореною відповідно до статті 9quinquies Протоколу із міжнародної реєстрації та номер відповідної міжнародної реєстрації наводяться у пункті 1 форми заявки;
товари і/або послуги повинні охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації, виключеної з Міжнародного реєстру;
копія повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного власником відповідно до правила 22 Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та протоколу до цієї угоди» ;
документ про сплату збору за подання заявки згідно з пунктом 8 статті 7 Закону та пунктом 7.7 «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг».

У разі, якщо зазначена заявка подана до УкрНОІВІ протягом трьох місяців від дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована), дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на територію України відповідно до статті 3ter(2) Протоколу. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, то за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.

Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація)

Керівництво по міжнародній реєстрації торговельних марок за Мадридською Угодою та Протоколом до цієї Угоди

Менеджер товарів і послуг Мадридської системи

Детальна інформація про торговельні марки, зареєстровані за Мадридською системою

Калькулятор для підрахунку мита в режимі он-лайн

Все про мито і платежі до МБ ВОІВ

Перелік держав-учасниць Мадридської системи

Офіційні і додаткові форми, які видаються Міжнародним бюро ВОІВ