Тримай марку!
Іван ЗАЙЦЕВ
Компанії, які мають схожі назви, приречені ділити успіхи й поразки. Одні збирають плоди рекламної кампанії конкурента, інші страждають від чужих прорахунків. Реєстрація торгової марки дає можливість захистити її від підробок і несанкціонованого використання. Однак цей процес може затягтися на три роки.
Що не захищається
Заборонити конкурентам реєстрацію підприємства з назвою, схожою на назву вашої фірми, неможливо. Зате якщо назва компанії використовується в торговій марці як її частина, захист значно спрощується. Річ у тім, що українське законодавство не забороняє реєстрацію однакових назв підприємств, якщо їхня організаційно-правова форма відрізняється.
Наприклад, цілком легально можуть співіснувати ВАТ «Барабан», ТОВ «Барабан» і ЧП «Барабан». Крім того, не забороняються й назви з мінімальними відмінностями " ТОВ «Барабан» і ТОВ «Барабан-2». З реєстрацією торгової марки складніше. Фонетична схожість торгових марок «Барабан» і «Барабан-1» не викликає сумнівів, тому посвідчення про реєстрацію однієї з них, найімовірніше, буде відкликано, оскільки одночасне використання двох тотожних або схожих ТМ законодавство не допускає.
Такий спосіб захисту назви фірми, як свідчить практика, є доволі ефективним. Звісно, появі компанії з аналогічною назвою це не перешкодить, однак у найменуванні товарів, що випускаються, або послуг, що надаються, фігуруватиме назва компанії, яка зареєструвала свій торговий знак.
Водночас дуже важко захищати товарні знаки, що є загальноприйнятими " означають товари і послуги певного виду. Наприклад, ТМ «Ксерокс» захистити можна, однак саме слово «ксерокс» увійшло у вжиток як позначення копіювальної техніки. Неможливо захистити найменування і торгові знаки, які містять прізвища, імена або псевдоніми.
Тобто за наявності зареєстрованої компанії «Павлик Морозов і партнери», навіть якщо ця назва є складовою зареєстрованого товарного знака, цілком можливою є поява на ринку компаній «Павлик Морозов і товариші», «Павлик Морозов і сини».
Водночас є торгові знаки, які держава захищає і без реєстрації. Передусім це загальновідомі ТМ " бренди світового (приміром, Mc Donald?s, Coca-Cola, Mercedes) і національного (наприклад, ТМ «Миргородська») масштабу. Однак порядок визнання знака добре відомим довгий час залишався неврегульованим нормативно.
Лише недавно, 12 травня 2005 року, Держдепартамент інтелектуальної власності нарешті прийняв Порядок визнання торгового знака добре відомим. Тепер підприємству простіше довести, що його торговий знак відомий широкому загалу. Однак правом визнання свого товарного знака добре відомим можуть скористатися небагато українських підприємців, тоді як охочих зареєструвати нову ТМ більш ніж достатньо (див. «Торгові марки у цифрах»).
Патентний перевірений
Реєстрація нової торгової марки займає багато часу і потребує достатніх фінансових витрат (див. «Сім кроків нового бренда»). Крім того, навіть правильне заповнення документації й оплата реєстраційних платежів не гарантують реєстрації заявленої торгової марки.
Нерідко буває, що фахівці Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) відмовляють у реєстрації, посилаючись на схожість торгової марки з уже зареєстрованою, або тому, що заявлена до реєстрації торгова марка не відповідає нормам суспільної моралі. Однак за правильної підготовки можна зменшити ризик отримання відмови у реєстрації й мінімізувати часові затрати.
До подання заяви на реєстрацію товарного знака експерти рекомендують заручитися підтримкою патентного повіреного. Незважаючи на те що послуги цього фахівця не можна віднести до дешевих (від $100), кваліфікований супровід торгового знака і представлення інтересів замовника в Укрпатенті можуть прискорити процедуру реєстрації.
Хоча навіть патентний повірений не може гарантувати, що заявлену торгову марку буде зареєстровано. У межах своєї компетенції він може провести первинну експертизу на тотожність та схожість і розʼяснити замовнику перспективу цього знака щодо можливості реєстрації.
Окрім патентних повірених такі послуги надає філія Укрпатенту " Український центр інноватики і патентно-інформаційних послуг (УЦІПІП). Як філія він має тісні звʼязки з Укрпатентом, тож гарантія реєстрації торгового знака, яку супроводжують фахівці УЦІПІП, вочевидь, навіть вища. Вартість їхніх послуг при реєстрації ТМ для одного класу товарів чи послуг не дуже відрізняється від ціни, яку правлять патентні повірені, " 450-550 грн за кожен клас.
Проте замовник може спробувати обійтися і без патентного повіреного, самостійно готуючи документацію і провівши первинний пошук на тотожність і схожість своєї ТМ. Цю послугу також надає УЦІПІП, і коштує вона від 450 до 1700 грн (залежно від складності і терміновості замовлення) за один клас плюс 80-340 грн за кожен наступний клас. Там же можна замовити попередню оцінку охороноспроможності знака (тобто визначити, чи охоронятиметься він) " це обійдеться у 240-390 грн за кожен знак чи його складову.
Отримання цих документів значно прискорює процес реєстрації ТМ в Укрпатенті " зазвичай скорочується час, необхідний для проведення експертиз, які й становлять більшу частину часових втрат заявника.
Складна заявка
Наступний крок " подання до Держдепартаменту інтелектуальної власності або до Укрпатенту заявки на реєстрацію торгової марки. Крім заяви на реєстрацію ТМ заявка обовʼязково має містити зображення знака, який заявляється, перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати ТМ, згрупований відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), повне найменування заявника (організаційно-правова форма, повна і скорочена назви) і його поштові реквізити.
Після подання паперів заявник отримує розписку в отриманні документів від Укрпатенту, причому нині, за словами Ірини Кожарської, начальника управління організації захисту прав у сфері інтелектуальної власності Держдепартаменту, на розписці зазначається не лише дата отримання документів, а й час.
Цей документ може виявитися вирішальним для визначення підприємства, яке має пріоритет на торговий знак, якщо виявиться, що кілька підприємств одночасно претендують на те саме позначення ТМ. У випадку, якщо такий самий або схожий знак буде заявлено ще однією фірмою, право на його реєстрацію матиме організація, яка подала заявку бодай на годину раніше.
Утім, пріоритет на реєстрацію може встановлюватися не лише за часом подання заявки. Михайло Ільяшев, старший партнер юридичної фірми «Ільяшев і партнери», зазначає, що підтвердженням пріоритетних прав може слугувати і експонування товару, випущеного під цією ТМ, на спеціалізованих виставках-ярмарках.
Після отримання розписки заявник має у двомісячний термін сплатити збір за подання заявки. Зрозуміло, що чекати два місяці зовсім не обовʼязково, гроші можна внести відразу. Однак якщо з якихось причин заявник не може заплатити впродовж двох місяців, він може подати прохання про подовження термінів сплати збору, але не більш ніж на 6 місяців. У такому випадку йому доведеться заплатити по 60 гривень за кожен місяць.
Слід звернути увагу на те, що збір сплачується відразу, але якщо пізніше експерти Укрпатенту дійдуть висновку про неможливість реєстрації заявленої ТМ, гроші заявнику не повернуть.
Таємна експертиза
Подальша доля ТМ, що реєструється, вкрита таємницею. Відомо лише, що в надрах Укрпатенту торгова марка проходить дві експертизи: формальну і кваліфікаційну. Під час проведення першої з них фахівці перевіряють повноту і достовірність даних, зазначених у заяві.
Сама процедура перевірки, за словами начальника відділення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та промислових зразків Василя Банникова, займає не надто багато часу " щонайбільше місяць. Зате кількість заявок настільки велика, що вона може пролежати близько року до того, як експерт візьметься за її аналіз.
А якщо експертиза встановила якісь невідповідності у поданій документації, її висновок надсилається заявнику з вимогою усунути неточності, що він і має зробити у місячний термін. Проте висновок відсилається підприємству в будь-якому випадку, і на цьому етапі до поданих документів можна внести зміни, повʼязані, приміром, зі зміною юридичної адреси. Якщо впродовж місяця від заявника відповіді не отримано, заявка автоматично передається на кваліфікаційну експертизу, де нову торгову марку оцінюватимуть по суті.
Саме за результатами останньої експертизи заявник може отримати відмову в реєстрації ТМ. Примітно, що відмову він отримає лише через півтора року з моменту початку процедури реєстрації. За словами Василя Банникова, наприкінці травня фахівці Укрпатенту взялися за експертизу заявок, поданих ще на початку 2004 року.
Враховуючи, що час, який витратить експерт на аналіз заявленого торгового знака, становитиме щонайменше півтора місяця, відповідь про можливість реєстрації заявник отримає лише в липні, тобто через 18 місяців після подання заявки. Слід зазначити, що на цьому етапі можна спробувати прискорити процес реєстрації, звернувшись до УЦІПІП (550-2200 грн залежно від терміновості і складності знака, що реєструється) і подавши прохання до Укрпатенту. Після подання прохання і надання звіту УЦІПІП термін проведення кваліфікаційної експертизи можна скоротити на півроку.
Крім того, експертиза відбувається «за закритими дверима», і заявник або його представник не мають можливості стежити за аналізом ТМ. Також слід звернути увагу на те, що експерт самостійно (або за погодженням зі своїм безпосереднім начальником) приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації торгового знака.
Методик визначення схожості або тотожності заявленого ТЗ з раніше зареєстрованими немає, тому рішення експерт приймає самостійно, на власний розсуд. Теоретично він повинен аналізувати ТМ на графічну, фонетичну і семантичну схожість з тими, що вже використовуються. Однак на практиці за відсутності методичних вказівок і невизначеності критеріїв, за якими визначається схожість, експерт ухвалює рішення, виходячи з власного бачення цих понять.
Також не існує методик або рекомендацій щодо того, які знаки можна вважати скандальними або такими, що суперечать суспільній моралі. Ігор Кондратюк, патентний повірений, директор патентної агенції «Томас», зазначає, що нещодавно в Укрпатенті йому саме з цієї причини відмовили в реєстрації торгового знака, тому що експерт вирішив, що англомовний торговий знак у російському прочитанні «порушує моральні устої суспільства».
Утім, заявник може вплинути на думку фахівця, зажадавши скликати експертну раду. До неї входять заявник або його представник, кілька фахівців Укрпатенту, зокрема безпосередній начальник того, хто проводив експертизу, і представники Держдепартаменту інтелектуальної власності.
Якщо в реєстрації ТМ все-таки відмовлено, заявник може звернутися зі скаргою до Апеляційної палати Держдепартаменту або до суду. Цікаво, що в комісію, яка розглядає скарги в Апеляційній палаті, входять працівники Держдепартаменту, і незалежних експертів, за поодинокими винятками, вона не залучає.
До речі, якщо підприємство вважає, що його пріоритетне право на реєстрацію товарного знака було порушено, можна також звернутися до Апеляційної палати або суду. Причому у разі подання позову до суду відповідачем можна вказати і Держдепартамент інтелектуальної власності як установу, відповідальну за реєстрацію товарних знаків, і компанію, що зареєструвала схожий ТЗ як несумлінного конкурента.
Хепі-енд
Якщо кваліфікаційна експертиза дала позитивний висновок про можливість реєстрації ТМ, рішення про реєстрацію з висновками експертиз направляється до Держдепартаменту на затвердження. У місячний термін воно затверджується начальником Департаменту або його заступником, після чого заявнику надсилається повідомлення про необхідність сплатити держмито і плату за публікацію в офіційному бюлетені. На це заявнику дається три місяці, проте якщо оплату не буде зроблено, заявка вважається відкликаною, а торгова марка " незареєстрованою.
Якщо компанія хоче захистити свою торгову марку не лише в Україні, а й за її межами, їй варто готуватися до додаткових фінансових витрат. Звичайна процедура: після національної реєстрації ТМ підприємство звертається до того самого Укрпатенту із заявою про поширення захисту марки на країни, які вказуються у заяві (див. «Транснаціоналізація брендів»).
Такий порядок діє в країнах, які ратифікували Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків (ратифікована Україною у 1991 році). Утім, є можливість прискорити процедуру. У країнах, що не приєдналися до угоди, але підписали Протокол до Мадридської угоди, заявку на реєстрацію товарного знака можна подавати водночас з початком процесу національної реєстрації. Слід звернути увагу, що в обох випадках можна обійтися без послуг Укрпатенту, скориставшись сприянням європейського патентного повіреного. Однак вартість його послуг є доволі високою: від EUR500.
Автор вдячний Василю Баннікову, начальнику відділення експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та промислових зразків Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) за допомогу в підготовці статті.
Діловий тижневик "Контракти" №23, 2005р.