Судовий спір про “рожевий колір”, що тривав з 2021 року, закінчився у Верховному Суді перемогою IP офісу. Ця справа № 910/13105/21 набула резонансу як друга судова справа по “монокольоровим” торговельним маркам.

У травні 2018 року відома угорська авіакомпанія ВІЗЗ Еір Хангері Зрт. звернулась до тоді ще Укрпатенту із заявкою № m201810403 від 02.05.2018 про реєстрацію торговельної марки у вигляді рожевого кольору:

(pink: pantone 233; с12 m100 у0 k0; r198 g0 b126; hex #c6007е; ral 4010).

За результатом розгляду заявки заявнику було відмовлено** у наданні правової охорони у зв’язку з тим, що такий колір не набув розрізняльної здатності відносно заявника, а тому не може стати торговельною маркою (див. Довідково).

Не погоджуючись з такою відмовою, авіаперевізник звернувся до суду.

Обставини справи

Авіаперевізник вважав, що Знак набув розрізняльної здатності за роки безперервного функціонування ВІЗЗ Еір на українському ринку та використання рожевого кольору в рекламних компаніях та при наданні послуг. Також вказував, що Знак є легковпізнаваним українцями та має розрізняльну здатність.

Натомість відповідач (наразі це IP офіс) вважав, що надані позивачем матеріали не доводять набуття рожевим кольором як таким розрізняльної здатності відносно авіаперевізника під час надання послуг 39 класу МКТП “повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення” та сприймається споживачами лише у сукупності кольорів та іноді зі знаком «Wizz».

Суд першої інстанції рішенням від 01.06.2022 задовольнив позов повністю.

Натомість суд апеляційної інстанції постановою від 30.05.2024 скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовив.

Деталі судових рішень

Суд апеляційної інстанції, дослідивши в сукупності усі наявні в матеріалах справи докази (у тому числі чотири висновки експертів) на предмет їх належності, допустимості та достовірності щодо підтвердження чи спростування обставин використання позивачем заявленого до реєстрації позначення у вигляді рожевого кольору, встановив, що позивач не використовує рожевий колір як самостійний об’єкт без інших елементів, а використовує лише з одночасним поєднанням комбінації кольорів: білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді у комбінації із зареєстрованими знаками.

Окрім того, за допомогою спеціальних знань (враховуючи висновки судових експертів) судом встановлені обставини, які спростовують доводи позивача про факт набуття рожевим кольором за заявкою № m201810403 розрізняльної здатності у сфері авіаперевезень, безперервність його використання та можливість рожевого кольору бути єдиним відмітним елементом компанії позивача, як наслідок бути зареєстрованим як знак.

Суд апеляційної інстанції, не приймаючи в якості належного та допустимого доказу по справі наявного в матеріалах справи Звіту про соціологічне опитування “Рівень відомості споживачам рожевого кольору, що використовується в діяльності пасажирських авіакомпаній”, констатував, що таке опитування серед споживачів в 2021 році не може підтверджувати обставини 2018 року (подання заявки № m201810403), з огляду на відсутність у даному дослідженні ретроспективної ознаки.

Також суд апеляційної інстанції вказав, що зазначення судом першої інстанції у рішенні про те, що відповідачем не було надано доказів існування на дату подання заявки № m201810403 інших авіакомпаній в України, які б використовували рожевий колір при наданні послуг 39 класу (повітряне пасажирське перевезення, послуги авіакомпаній з перевезення) МКТП є помилковими, оскільки:

• по-перше, матеріали справи містять докази існування таких авіакомпаній в цілому у світі,
• по-друге, враховуючи специфіку діяльності у сфері міжнародних пасажирських повітряних перевезень та авіаційних робіт, існує не спростована можливість функціонування таких авіакомпаній в України у майбутньому.

В свою чергу суд встановив, що задоволення заявлених позовних вимог може поставити конкурентів у свідомо невигідні умови через наявність у позивача відповідного зареєстрованого знаку та обмежить конкуренцію на ринку, а також ускладнить процес виходу на ринок України вищезгаданих світових авіакомпаній.

Відтак апеляційний суд дійшов висновків, що заявлене позивачем на реєстрацію позначення для послуг 39 класу МКТП:

• не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання;
• є таким, що не має характерного графічного виконання,

що свідчить про правомірність відмови у наданні правової охорони “рожевого кольору” та реєстрації кольору як торговельної марки.

Така правова позиція апеляційного суду корелюється з думкою Верховного Суду по справі № 910/9610/18.

Не погодившись з постановою апеляційного суду, посилаючись на порушенням ним норм процесуального права та неправильним застосуванням матеріального права, компанія оскаржила постанову до Верховного Суду, просила скасувати рішення суду апеляційного суду, залишити в силі рішення суду першої інстанції, а саму справу передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду з огляду на наявність виключної правової проблеми у питанні надання правової охорони позначенню як кольору.

За результатом перегляду справи в суді касаційної інстанції, колегія суддів Верховного Суду констатувала додержання Північним апеляційним господарським судом норм матеріального та процесуального права під час розгляду справи № 910/13105/21, залишивши без задоволення касаційні скарги компанії, а судові рішення апеляційної інстанції – без змін.

Правовий висновок

Розглянувши касаційну скаргу компанії, Верховний Суд зазначив, що суд апеляційної інстанції дослідив і надав оцінку доказам, наданим учасниками справи, а також висновкам експертів, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому їх дослідженні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Верховний Суд виснував, що коли на реєстрацію знака подається колір, обов'язковою умовою для відповідно реєстрації торговельної марки є з'ясування питання, чи набуло позначення у вигляді кольору розрізняльної здатності при застосуванні до заявлених товарів або послуг.

При цьому визначальним критерієм оцінки є тест на виконання заявленим кольором основної функції знака, а саме - чи дозволяє колір, заявлений на реєстрацію як знак, споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти з-поміж інших товарів або послуг одного виробника від товарів або послуг іншого виробника. Споживачі мають однозначно сприймати безпосередньо такий колір (без додаткових графічних і словесних елементів) саме як знак для конкретних товарів або послуг, у зв`язку з чим для реєстрації кольору в якості знаку потрібні переконливі докази набутої розрізняльної здатності виключно кольору для заявлених товарів або послуг.

Найвищий судовий орган також акцентував, що розрізняльна здатність, набута шляхом використання, допускається лише за виняткових умов, зокрема коли кількість заявлених товарів та послуг є дуже обмеженою, а відповідний ринок дуже конкретний. Тобто реєстрація кольору як знаку для товарів і послуг можлива для дуже вузького кола чітко конкретизованих товарів або послуг.

Стосовно передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, Касаційний господарський суд вказав: заявлене позивачем клопотання не містить належного обґрунтування виключної правової проблеми за кількісним та якісним критерієм, які б надавали можливість подолати бар’єр означених показників, а обставини, наведені у клопотанні, не дають підстав для висновку про існування виключної правової проблеми та про необхідність формування єдиної правозастосовчої практики Великою Палатою Верховного Суду.

З постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.08.2024 у справі № 910/13105/21 можна ознайомитись за посиланням.

*Довідково:

Відповідно до статті 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, об’єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, кольори та комбінації кольорів. Зазвичай кольори виконують декоративну, естетичну або оздоблювану функції, тож мають слабку здатність відрізняти товари/послуги і визначати джерело їх комерційного походження.

Оскільки кількість кольорів, які вирізняють споживачі, є порівняно невеликою, то реєстрація для певних товарів/послуг знаків у вигляді кольорів може призвести до вичерпання усього спектру доступних кольорів і необґрунтованого обмеження використання їх відтінків. Саме тому реєстрація кольору в якості торговельної марки має особливі умови надання правової охорони та обмежується в інтересах суспільства.

Водночас колір може набути розрізняльної здатності та стати придатним для набуття правової охорони, але за особливих обставин та за умови попереднього використання знака для заявлених товарів/послуг на певному ринку. Такі особливі обставини вимагають від заявника доведення належними доказами набуття саме кольором розрізняльної здатності внаслідок використання, а також його нетрадиційність на певному ринку для заявлених товарів/послуг.

**Авіакомпанія звернулась до суду з позовом до НОІВ (на той час – Укрпатенту, що виконував функції НОІВ) про визнання незаконними та скасування рішень Міністерства економіки України та Апеляційної палати Укрпатенту про відмову в реєстрації торговельної марки у вигляді рожевого кольору.

За обставинами справи, у 2020 році позивач оскаржив висновок Укрпатенту про невідповідність позначення умовам надання правової охорони до Апеляційної палати. Однак, Апеляційна палата відмовила апелянту в задоволенні заперечення.

Колегія Апеляційної палати встановила, що надані апелянтом матеріали не доводять набуття рожевим кольором, як таким, розрізняльної здатності відносно авіакомпанії ВІЗЗ Ейр під час надання послуг 39 класу МКТП "повітряне пасажирське перевезення; послуги авіакомпаній з перевезення", а представлені ним відомості свідчать лише про використання авіакомпанією позначення у вигляді рожевого кольору з одночасним поєднанням кольорів білого, відтінків рожевого, фіолетового, синього, кобальтового та іноді, у комбінації із зареєстрованими знаками апелянта.

Читайте також:

• Практика Суду ЄС: справа HUP Uslugi Polska щодо оманливого характеру торговельних марок
• Blue Air Aviation SA: переклад судового рішення по справі щодо поширення фонової музики у літаках та поїздах

29 серпня 2024