Торговельні марки
1. Як одержати свідоцтво України на торговельну марку?
Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон).
Торговельна марка – позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.
Право власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво України на торговельну марку є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Національним органом інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 1267-р.
Особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Укрпатенту заявку.
Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.
Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Укрпатентом не прийнято рішення про відмову в реєстрації торговельної марки, можливості оскарження якого вичерпані.
Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі – Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.
Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки й продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки № 10 від 10.01.2002 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 64/6352 від 28.01.2002.
Після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 Закону ніхто іншій, крім колишнього власника, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.
2. Які умови надання правової охорони торговельній марці?
Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.
Об’єктом торговельної марки не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.
Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі й на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
3. Які позначення не можуть одержати правову охорону?
Відповідно до статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні літерні коди держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.
Такі позначення можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.
Компетентним органом з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної назви та міжнародного літерного коду держави Україна є колегіальний орган, утворений Укрпатентом.
Також не можуть одержати правову охорону, але можуть бути внесені до торговельної марки як елементи, які не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні торговельної марки, позначення:
- які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
- які складаються лише з позначень, що є загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці щодо товарів і послуг;
- ті, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими під час використання їх по відношенню до зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, свідчать про вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце та час виготовлення чи збуту товарів чи надання послуг або на інші характеристики товарів чи послуг;
- які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами й термінами;
- які відображають лише форму, зумовлену природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.
Зазначені позначення можуть одержати правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх використання до дати подання заявки.
Не можуть одержати правову охорону позначення:
- які відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на реєстрацію в Україні або якому надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке позначення, і якщо заявлене позначення стосується сорту рослин того самого або спорідненого виду;
- які містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана правова охорона відповідно до міжнародного договору України до дати подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, а якщо заявлено пріоритет - до дати пріоритету для таких самих або споріднених з ними товарів, якщо під час використання заявленого позначення використовується репутація географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо особливої якості, характеристик та дійсного походження товару;
- які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх властивості, якості або географічного походження;
- які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:
- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками інших осіб, якщо ці торговельні марки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, а також щодо неспоріднених товарів і послуг, якщо використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспоріднених товарів і послуг свідчитиме про зв’язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та може завдати шкоди інтересам такого власника;
- з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні й належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Укрпатенту заявки щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- торговельними марками що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.
Зазначені позначення можуть бути зареєстровані як торговельні марки, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої торговельної марки або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів.
Також не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати із знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
Не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють:
- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам, крім випадків, коли на реєстрацію є згода власника раніше набутого права на промисловий зразок та не існує можливості введення в оману споживачів;
- назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва або цитати й персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
4. Які права має власник свідоцтва України на торговельну марку?
Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України на торговельну марку надає його власнику наступні права.
- Право використовувати торговельну марку. Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
- Право використовувати торговельну марку;
- Виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;
- позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
- Право передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.
- Право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.
- Право проставляти поряд із торговельною маркою попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R", обведеної колом, яке вказує на те, що цю торговельну марку зареєстровано в Україні.
Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
5. Подання заявки
Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі.
Вимоги до заявки встановлені статтею 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виданими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.
Заявка подається до Укрпатенту особою, яка бажає одержати свідоцтво, безпосередньо або надсилається поштою на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.
Електронні примірники бланка заявки та інших документів заявки розміщуються на вебсайті Укрпатенту.
Заявка може подаватися в електронній формі лише з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи Укрпатенту.
За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, Закону та Правил. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Подання заявки факсом або електронною поштою не передбачено.
За дорученням заявника заявка може подаватися через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), зареєстрованого відповідно до Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.94 за № 545, або іншу довірену особу.
Реєстр зареєстрованих патентних повірених
Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, які мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження за межами України, у відносинах з Укрпатентом реалізовують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами.
Так, згідно з угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки та Грузії, фізичні та юридичні особи, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження в цих державах, мають право подавати заявки без залучення патентних повірених безпосередньо до Укрпатенту.
Якщо до складу заявників входить хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка може подаватися без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування в Україні.
6. Заявка
Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. Заявка складається українською мовою й повинна стосуватися однієї торговельної марки та містити:
- заяву про реєстрацію торговельної марки, у якій обов’язково зазначаються відомості про заявника та його адреса (бланк заяви);
- зображення торговельної марки, яка заявляється (вимоги до зображення);
- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) (Рекомендації щодо складання переліку товарів і послуг).
Якщо заявник просить про охорону кольору чи поєднання кольорів як відрізняльної ознаки своєї торговельної марки, то він повинен:
- заявити про це та вказати в заяві колір чи поєднання кольорів;
- подати в заявці кольорові зображення торговельної марки.
За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги, та особливостей заявленого позначення.
Пунктом 8 статті 7 Закону встановлено, що збір сплачується до дня спливу двох місяців від дати подання заявки.
Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Розмір збору за подання заявки на торговельну марку визначається відповідно до кодів 40100 та 40200 додатку до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року за № 1716 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 496.
Збір сплачується на Реквізити для сплати збору з зазначенням призначення платежу: «код збору 40100; за подання заявки на торговельну марку №m…», у разі якщо номер заявки не відомо, то зазначити торговельну марку або заявника.
(Розрахунок розміру збору). (у розробці)
Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається видана заявником довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження, з чітко зазначеним правом представника на подання заявки на торговельну марку від імені заявника.
Довіреність на представництво перед Установою та закладом експертизи має просту письмову форму і не потребує обов’язкового нотаріального посвідчення, окрім довіреностей виданих у порядку передоручення відповідно до статті 245 ЦКУ.
(вимоги до довіреності)
Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету попередньої заявки, яка була подана в одній з країн-учасниць Паризької конвенції, то він повинен:
- зазначити дату подання та номер попередньої заявки у заяві під кодами (310), (320), (330) або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання та номер попередньої заявки;
- копію попередньої заявки та її переклад українською мовою.
Слід мати на увазі, що зображення торговельної марки за попередньою заявкою має бути таким самим як зображення торговельної марки, яка заявляється.
Якщо заявник бажає та має підстави скористатися правом пріоритету торговельної марки, використаної в експонаті, показаному на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території однієї з держав-учасниць Паризької конвенції, то він повинен разом із заявкою:
- зазначити дату відкриття виставки у заяві під кодом (230) або протягом трьох місяців від дати подання заявки до Укрпатенту надати заяву про пріоритет з зазначенням дати відкриття виставки;
- документ, який підтверджує показ експонатів з використанням заявленої торговельної марки на виставці, засвідчений її адміністрацією або оргкомітетом.
Об’єднання підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн тощо) або інше передбачене законом об’єднання осіб, уповноважене на подання заявки членами об’єднання, має право на реєстрацію колективної торговельної марки стосовно товарів і послуг зі спільними характерними ознаками. Якщо торговельна марка заявляється кількома особами, то вона не є колективною. У такому випадку відповідне свідоцтво на торговельну марку належить кільком особам спільно.
У заяві про реєстрацію колективної торговельної марки робиться відповідна відмітка та наводиться перелік осіб, які мають право використовувати таку торговельну марку. До заяви про реєстрацію колективної торговельної марки також додається документ, що визначає умови її використання.
Для полегшення складання документів заявки заявникам приводимо приклади оформлення документів:
- приклад заповнення заяви (приклад 1, приклад 2);
- приклад оформлення переліку товарів і послуг;
- приклад оформлення додатку до заяви - зображення торговельної марки;
- приклад оформлення довіреності;
- приклад оформлення заявки з урахуванням виставки.
7. Проведення експертизи заявки
- встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 Закону;
- заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону та Правилам;
- сплачений збір за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.
8. Реєстрація торговельної марки в іноземних державах
Охорону торговельної марки в інших країнах можна одержати двома шляхами.
По-перше, можна подати заявку до відомства держави, у якій заявник бажає одержати охорону згідно із законом і правилами, які регламентують реєстрацію торговельної марки в країні подання.
По-друге, можна зареєструвати торговельну марку в іноземних державах згідно з Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (далі – Протокол). У цьому випадку заявка на міжнародну реєстрацію із зазначенням переліку країн, у яких заявник бажає одержати правову охорону, подається через Укрпатент за умови сплати національного збору за її подання.
Процедура подання міжнародної заявки до Укрпатенту
Міжнародна заявка повинна містити такі документи:
- супровідний лист;
- заповнену та підписану заявником або його представником форму(ММ2) рекомендовану МБ ВОІВ в двох примірниках;
- зображення торговельної марки розміром 8х8 см;
- документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки на міжнародну реєстрацію торговельної марки відповідно до «Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716
- довіреність, якщо заявка подається і підписана представником;
- заповнену та підписану форму ММ18 у двох примірниках (у випадку зазначення США)
До міжнародної заявки може додаватись копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита, передбаченого статтею 8(2) Мадридської угоди, статтею 8(2) Протоколу, з урахуванням статті 8(7) Протоколу.
Міжнародна заявка складається французькою або англійською мовою. Відомості у міжнародній заявці повинні відповідати відомостям, зазначеним у базовій заявці або базовій реєстрації.
Перелік товарів і/або послуг повинен бути викладений відповідно до чинної на момент подання міжнародної заявки редакції МКТП.
При цьому, наведений у міжнародній заявці перелік товарів і/або послуг може містити частину товарів і/або послуг, наведених у базовій заявці (базовій реєстрації), проте він не повинен містити товарів і/або послуг, які виходять за межі переліку зазначених у базовій заявці (базовій реєстрації) товарів і/або послуг.
Ім’я або повне найменування, адреса місця проживання або місця знаходження заявника, адреса для листування, ім’я представника, якщо заявник має такого, зазначаються транслітерацією буквами латинського алфавіту з урахуванням фонетичних норм української мови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».
Якщо заявником є юридична особа, то повне найменування та адреса місця знаходження заявника наводяться з повнотою і послідовністю відповідно до установчих документів, а транслітерація може бути замінена перекладом мовою міжнародної заявки.
Міжнародне бюро ВОІВ рекомендує користувачам Мадридської системи вказувати свою електронну адресу та адресу своїх представників в міжнародних заявках та інших заявах стосовно виконання процедур за міжнародними реєстраціями, а також закликає повідомити електронну адресу до кожної міжнародної реєстрації, в якій таку адресу не зазначено, за допомогою спеціальної сторінки Contact Madrid. З 01.02.2021 зазначення електронної адреси згідно з прийнятими до правил 3, 9, 25 та 36 Правил до Протоколу змінами є обов’язковим.
Заявка на міжнародну реєстрацію може базуватись на двох і більше базових заявках і/або базових реєстраціях за умови, що:
- вони стосуються тієї ж самої торговельної марки,
- заявником або власником відповідної базової заявки та/або базової реєстрації є та сама особа (особи), яка подає міжнародну заявку;
- зазначені у міжнародній заявці товари і/або послуги охоплюються переліком товарів і/або послуг відповідних базових заявок та/або базових реєстрацій.
Право на подання міжнародної заявки має будь-яка фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам статті 1(3) Мадридської угоди або статті 2(1) Протоколу, а саме має в Україні справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або місце проживання, або громадянство.
Міжнародна заявка може бути подана двома чи більше заявниками спільно за умови, що усі вони є власниками відповідної базової реєстрації або заявниками відповідної базової заявки та кожен з них має право на подання міжнародної заявки.
Подання міжнародної заявки на ім’я одного із заявників (власників), зазначених у базовій заявці (реєстрації), не допускається.
Міжнародне мито сплачується у швейцарських франках безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ:
(і) шляхом списання коштів з поточного рахунку, відкритого в Міжнародному бюро ВОІВ;
(іі) шляхом сплати на швейцарський поштовий чековий рахунок або на будь-який банківський рахунок Міжнародного бюро ВОІВ;
(ііі) кредитною картою, якщо, у випадку, коли зв'язок здійснюється через електронні засоби, як передбачено у Розділі 11 Адміністративної інструкції, Міжнародне бюро ВОІВ надало електронний інтерфейс для сплати в режимі он-лайн.
Міжнародне мито за проведення дій по міжнародній реєстрації можна перерахувати на банківський рахунок Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ):
WIPO (World Intellectual Property Organization)
No. CH51 0483 5048 7080 8100 0
Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70
Swift/BIC: CRESCHZZ80A
WIPO, chemin des Colombettes,
case postal 18, CH-1211
Genève 20
Switzerland
Обов`язково вказувати призначення платежу: "for international application of trademark based on national registration № ...." або "for international application of trademark based on national application № ....".
Порядок міжнародної реєстрації торговельної марки
Після отримання необхідних документів Укрпатент перевіряє та засвідчує, що:
зображення торговельної марки відповідає тому вигляду, в якому воно наведене у базовому (національному) свідоцтві або у базовій (національній) заявці;
найменування і адреса заявника у міжнародній заявці відповідають найменуванню і адресі власника базового (національного) свідоцтва або заявника базової (національної) заявки;
перелік товарів і/або послуг міжнародної заявки не виходить за межі переліку товарів і/або послуг базового (національного) свідоцтва або базової (національної) заявки.
Після цього міжнародна заявка на реєстрацію торговельної марки надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ.
Дата міжнародної реєстрації встановлюється МБ ВОІВ за датою одержання міжнародної заявки Укрпатентом, за умови, що МБ ВОІВ одержало цю заявку протягом двох місяців від цієї дати.
Якщо міжнародна заявка одержана МБ ВОІВ після спливу цього строку, дата міжнародної реєстрації встановлюється за датою одержання цієї заявки МБ ВОІВ.
Міжнародне Бюро ВОІВ проводить формальну експертизу заявки, реєструє торговельну марку в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику торговельної марки сертифікат про міжнародну реєстрацію торговельної марки. Також Міжнародне Бюро ВОІВ пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 (в деяких випадках 18) місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу торговельної марки згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані торговельні марки мають той самий юридичний статус, як і торговельні марки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.
Подальші дії з міжнародною реєстрацією
Після реєстрації торговельної марки в Міжнародному реєстрі, міжнародну реєстрацію можна поширювати на інші країни Мадридської системи. Для цього використовується заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації за формою ММ4.
Заява про територіальне поширення після міжнародної реєстрації може бути подана через Укрпатент, за умови сплати національного збору, або безпосередньо до МБ ВОІВ, якщо міжнародна реєстрація здійснена виключно згідно з Протоколом.
До заяви на територіальне поширення додаються:
-
довіреність на ведення справ заявника за міжнародною заявкою, якщо змінився представник;
-
копія документа, що підтверджує сплату збору за подання заяви на територіальне поширення міжнародної реєстрації торговельної марки;
-
може додаватися копія документа, що підтверджує сплату міжнародного мита за подання заявки на територіальне поширення міжнародної реєстрації торговельної марки.
До Міжнародного реєстру можуть бути внесені зміни щодо міжнародної реєстрації
- зміна власника (форма ММ5);
- обмеження переліку товарів і послуг (форма ММ6);
- відмова від охорони у деяких зазначених країнах (форма ММ7);
- повне або часткове анулювання міжнародної реєстрації (форма ММ8);
- зміна імені/назви або адреси власника або, якщо власником є юридична особа, зміна (або внесення) запису про організаційно-правову форму власника (форма MM9);
- зміна імені /та або адреси представника (форма ММ 10);
- продовження терміну дії міжнародної реєстрації (форма ММ11);
- призначення представника (форма ММ12); та інші.
Всі форми (крім ММ2) можна надсилати безпосередньо до МБ ВОІВ.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ФОРМ
Залежність міжнародної реєстрації від базової торговельної марки
Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація торговельної марки втрачає силу, якщо протягом п’яти років національна торговельна марка, раніше зареєстрована, або подана на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити торговельну марку з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національної торговельної марки.
Перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку відповідно до статті 9quinquies Протоколу
Міжнародна реєстрація, виключена з Міжнародного реєстру відповідно до статті 6(4) Протоколу відносно усіх або частини товарів і послуг, дія якої поширювалась на територію України, може бути згідно зі статтею 9quinquies Протоколу перетворена в заявку на ту саму торговельну марку.
Для перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку на торговельну марку власником міжнародної реєстрації або його представником до Укрпатенту подається комплект документів, що повинен містити:
-
клопотання в довільній формі українською мовою про реєстрацію торговельної марки на підставі перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку;
-
бланк нової заявки, оформлений відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та пп. 2.1 та 2.2 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на торговельну марку, із зазначенням під кодом 646 відомостей про те, що заявка є перетвореною відповідно до статті 9quinquies Протоколу із міжнародної реєстрації, і номеру відповідної міжнародної реєстрації. Зауважимо, що перелік товарів і/або послуг, для яких реєструється торговельна марка, повинен охоплюватися переліком товарів і/або послуг міжнародної реєстрації (не виходити за межі переліку товарів і/або послуг міжнародної реєстрації), виключеної з Міжнародного реєстру;
-
копія повідомлення МБ ВОІВ про анулювання міжнародної реєстрації, одержаного власником відповідно до правила 22 Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торговельних марок та протоколу до цієї угоди».
За подання заявки необхідно сплатити збір згідно з пунктом 8 статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2004р. № 1716 (код збору 40100).
У разі, якщо зазначена заявка подана до Укрпатенту протягом трьох місяців від дати, на яку міжнародна реєстрація була виключена з Міжнародного реєстру (анульована), дата подання такої заявки встановлюється за датою цієї міжнародної реєстрації або за датою внесення запису про територіальне поширення на територію України відповідно до статті 3ter(2) Протоколу. Якщо за такою міжнародною реєстрацією встановлено пріоритет, то за заявкою зберігається та ж сама дата пріоритету.
Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок (Ніццька класифікація)
Менеджер товарів і послуг Мадридської системи
https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=uk
Детальна інформація про торговельні марки, зареєстровані за Мадридською системою
http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
Калькулятор для підрахунку мита в режимі он-лайн
http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
Перелік держав-учасниць Мадридської системи:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
Офіційні і додаткові форми, які видаються Міжнародним бюро ВОІВ
http://www.wipo.int/madrid/en/forms
- МАДРИДСЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
- ПРОТОКОЛ ДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК
- ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ СТОСОВНО ОФІЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЯВКИ ММ2
- УМОВИ ЩОДО ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ У ВОІВ
9. Державне мито і збори
Порядок визнання торговельної марки добре відомою в Україні